Tras una decisión de septiembre de 2020 desfavorable contra su marca Flower Thrower, Banksy se enfrenta nuevamente a otra decisión negativa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) fallando a favor de Full Color Black Limited, quien argumentó con éxito que la marca “Laugh Now” era nula tanto por mala fe (artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE) como por falta de carácter distintivo (artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE).
Esta marca se basaba en el trabajo realizado por encargo en el año 2002 del club nocturno del mismo nombre situado en Brighton (Inglaterra). Desde entonces había sido usada en varias ocasiones y como el tema central en exhibiciones en Los Ángeles, Estados Unidos, y Ámsterdam, Países Bajos.
En general, es bien conocido que el trabajo de Banksy es de uso libre, siempre que no sea para fines comerciales. Sin embargo, para evitar que otros se apropien de éste, en 2018, Pest Control Office Limited (empresa que administra su trabajo y asuntos legales) presentó ante la EUIPO la marca gráfica No. 17981629 para las clases 9, 16, 25, 28 y 41, siendo concedida en 2019.
En noviembre de 2019, Full Color Black (una empresa de licencias de arte contemporáneo especializada en la comercialización de arte callejero de fama mundial, incluidas tarjetas de felicitación especializadas en imágenes de graffiti y arte callejero) presentó una solicitud de nulidad contra dicho registro por mala fe y falta de carácter distintivo.
Full Color Black argumentó que la marca se había utilizado como decoración para una variedad de productos producidos por terceros, como carteles, obras gráficas y mercancías, y argumentó que Banksy no había hecho uso de la marca como tal, sino que su uso se había realizado como una obra de arte real. Full Color Black argumentó además que la marca había sido pintada con spray en espacios públicos, donde estaba disponible para ser fotografiada por el público y también, había sido puesta a disposición en forma digital por el propio Banksy en su sitio web para uso personal del público, por lo que entendía que dicha marca no podía indicar ningún origen empresarial.
En este sentido, Full Color Black basó la mala fe de Pest Control en dos motivos principales:
- Que el objetivo de Banksy no era únicamente monopolizar las imágenes de sus obras de arte sin ninguna intención real de utilizar el signo registrado en el curso del comercio, sino que además buscaba una forma de protección de la propiedad intelectual equivalente a los derechos de autor, pero sin revelar su identidad (habiendo proclamado que “Los derechos de autor son para perdedores” en su libro Wall and Piece); y
- El registro de la solicitud de marca europea resultante podría utilizarse entonces como base para una solicitud de marca estadounidense, dado que es la estrategia que se ha visto que suele hacer Banksy con todas sus obras.
Para respaldar sus argumentos, Full Color Black presentó varias pruebas.
En respuesta a estos argumentos, Pest Control impugnó las pruebas presentadas por Full Color Black alegando que no eran suficientes para demostrar que la marca europea se presentó de mala fe. Pest Control argumentó que la evidencia no mostraba que Banksy hubiera dado 'rienda suelta' al público en general para usar sus derechos de autor, y también dijo que no había evidencia que demostrase que se hubiera permitido el uso no comercial de la obra de arte.
Pest Control presentó varios ejemplos de obras de arte registradas como marcas en la EUIPO y argumentó que estos ejemplos demuestran que es una práctica habitual que las empresas y los artistas soliciten el registro de sus obras de arte como marcas con fines comerciales, por lo que no había mala fe. Pest Control se remitió a la sentencia en el caso NEUSCHWANSTEIN para respaldar su argumento de que un registro de marca realizado "en pos de un objetivo legítimo para evitar que otra parte se aproveche copiando el signo, no actúa de mala fe", especialmente teniendo en cuenta el conocimiento de Full Colour Black de que Banksy no puede proteger su obra de arte de otro modo, sin revelar su identidad.
Pest Control también alegó que se le debería dejar disfrutar de la misma igualdad (Art. 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE ("CFR") y de la libertad de expresión (Art. 11.1 CFR)) que a cualquier otra persona, incluyendo el derecho a cambiar de opinión, por lo que la afirmación de Banksy -"los derechos de autor son para los perdedores"- debería excluirse de la determinación de esta reclamación de mala fe.
La EUIPO decidió que había mala fe (artículo 59 (1) (b) del RMUE) en el momento de la presentación de la solicitud (en 2018).
Aunque la EUIPO reconoció las dificultades de Banksy para hacer uso de la protección de los derechos de autor manteniendo su identidad en secreto y haciendo uso de sus derechos fundamentales, descubrió que las libertades y los derechos pueden limitarse cuando tales libertades y derechos violan la ley. De hecho, antes del registro de la marca figurativa, Banksy decidió confirmar en línea que no producía ningún producto. Además, abrió tiendas web y emergentes llamadas "Gross Domestic Product" con el único propósito de intentar socavar la solicitud de invalidez de Full Color Black mediante el uso de la marca. La EUIPO consideró que el inicio de la venta de productos con la marca figurativa después de la presentación de la solicitud de nulidad es "incompatible con las prácticas honestas".
La División de Anulación concluyó que cuando se presentó la solicitud de registro de la obra existía como grafiti en un espacio público, “libre para ser fotografiada por el público general y ha sido difundida ampliamente”, añadiendo que el artista “incluso provee versiones de alta resolución de su trabajo en su sitio web e invita al público a descargarlas y a crear sus propias”.
La EUIPO no se pronunció sobre los argumentos relacionados con la estrategia de extender dicha marca a EUUU presentados por Full Color Black, ya que la nulidad por mala fue totalmente exitosa por las otras razones apuntadas.
A la vista de estas decisiones, otras marcas de Banksy ya atacadas por Full Color Black podrían estar en riesgo de ser anuladas en la EUIPO. Misma suerte podrían correr otras marcas del mismo titular o de cualesquiera otros que haya decidió seguir esta misma línea de protección registral. Veremos qué depara el futuro.