Brexit: le conseguenze per i diritti di proprietà intellettuale

 Con il 1° gennaio la Gran Bretagna si è definitivamente separata dall’Unione Europea.

Le implicazioni sono molteplici; ma quali sono, più nello specifico, le conseguenze della Brexit per i diritti di proprietà intellettuale?

Il governo di Sua Maestà ha pubblicato un prospetto utile a chiarire, per ogni diritto, le novità rilevanti (www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021#history). Vediamole insieme.

1.      Marchi europei e design comunitari già registrati al 31 dicembre 2020

I marchi europei e i design comunitari già concessi al 31 dicembre 2020 (che ovviamente rimarranno in vigore per i 27 paese dell’UE) vengono automaticamente convertiti in una registrazione nazionale equivalente nel Regno Unito, senza che occorra fare nulla (né pagare alcunché).

I “nuovi” marchi e design costituiranno un marchio completamente indipendente dalla privativa comunitaria, di cui tuttavia manterranno la data di deposito originale (inclusa, eventualmente, la priorità rivendicata), e avranno lo stesso status giuridico degli altri marchi del Regno Unito, come se fossero stati richiesti e registrati ai sensi della legge britannica, con la conseguenza che potranno essere contestati, ceduti, concessi in licenza o rinnovati separatamente dal marchio europeo o design comunitario originale. I nuovi marchi risulteranno nel registro del Regno Unito gestito dall’Intellectual Property Office (“IPO”), dove saranno reperibili con lo stesso numero originario identificativo preceduto dal numero 9.

Nel caso di marchi collettivi e di certificazione, l’IPO potrà richiedere la traduzione in inglese del relativo regolamento d’uso, se non già depositato (e, in caso di non ottemperanza all’invito, potrà rifiutare la registrazione).

I titolari delle registrazioni che non fossero interessati a mantenere i diritti di marchio e design nel Regno Unito potranno rinunciarvi (c.d. “opt-out”), dandone comunicazione all’IPO, a partire dal 1° gennaio 2021. Non è tuttavia possibile esercitare tale scelta nel caso in cui il titolare abbia ceduto o concesso in licenza o comunque stipulato un accordo che abbia ad oggetto tale diritto UK o abbia avviato un contenzioso sulla base dello stesso.

2.      Marchi europei e design comunitari non ancora registrati al 31 dicembre 2020

I titolari di domande di marchi europei e di design comunitari ancora pendenti al 31 dicembre 2020 (in attesa di concessione per i 27 paesi ancora nella UE), inclusi i design registrati ma non ancora pubblicati, che intendono mantenere la privativa anche in Gran Bretagna, potranno/dovranno depositare una nuova domanda di registrazione nel Regno Unito entro il 30 settembre 2021, sopportando i relativi costi.

La domanda (che potrà rivendicare la stessa data di deposito e la eventuale priorità rivendicata nella domanda europea) sarà soggetta ai requisiti di esame del Regno Unito (i moduli di deposito dell’IPO sono in via di aggiornamento per includere una nuova specifica sezione per tali marchi).

Nel caso in cui al 31 dicembre 2020 il marchio europeo e/o il design comunitario siano soggetti a una procedura di contestazione, ancora pendente, e siano successivamente dichiarati inefficaci (in tutto o in parte), la relativa decisione avrà ripercussioni anche sulla registrazione britannica nella stessa misura.

3.      Marchi e design internazionali.

Le registrazioni internazionali che designano l’UE, concesse prima del 31 dicembre 2021, daranno luogo alla creazione automatica di una equivalente registrazione in Gran Bretagna. Tali marchi e design saranno riconoscibili nelle banche dati, a livello di numero di registrazione, tramite l’inserimento del numero 8 all’inizio del rispettivo numero originario identificativo.

Anche per tali privative è possibile esercitare la facoltà di rinuncia (c.d. “opt out”) alla corrispondente registrazione locale in Gran Bretagna.

4.     Uso e rinomanza del marchio europeo.

L’uso del marchio UE effettuato prima del 1 gennaio 2021, nel quinquennio antecedente, in almeno uno dei 27 paesi membri, e la rinomanza acquista a tale data, saranno considerati sufficienti per mantenere in vigore la corrispondente registrazione nel Regno Unito; a partire da tale data, tuttavia, l’uso successivo (e la rinomanza) del marchio sarà valutato alla stregua del solo Regno Unito.

5.      Tutela dei design non registrati.

I diritti sui disegni e modelli comunitari non registrati sorti prima del 31 dicembre 2020 continueranno a essere protetti nel Regno Unito per il resto del tempo rimanente del loro periodo di tutela triennale.

Per i diritti sui design non registrati sorti successivamente, il Regno Unito sta valutando di predisporre una tutela simile a quella già prevista a livello europeo, ma separata ed autonoma, limitata al solo Regno Unito.

6.     Brevetti europei.

La Brexit non influisce sull’attuale sistema europeo dei brevetti, regolato dalla Convenzione (non dell’Unione Europea) sul brevetto europeo e, pertanto, la fuoriuscita della Gran Bretagna dell’Unione Europea non ha alcun effetto sulle domande e sui brevetti europei concessi che coprono il Regno Unito.

7.      Diritto d’autore.

La Brexit non incide significativamente sul regime del diritto d’autore. Infatti, la continua partecipazione del Regno Unito ai trattati internazionali sul diritto d’autore garantisce la medesima protezione alla maggior parte delle opere dell’ingegno già garantita sino ad ora e anche le opere create nell’UE continueranno del pari a essere protette nel Regno Unito.

8.     Azioni doganali.

A partire dal 1 gennaio 2021 le richieste di intervento delle autorità doganali UE per il blocco delle importazioni di merci, in violazione di diritti di proprietà intellettuale, non avranno più validità nel Regno Unito. Per continuare a impedire l’ingresso nel Regno Unito di merci in violazione di diritti di proprietà intellettuale sarà pertanto necessario presentare una specifica domanda presso le autorità doganali britanniche competenti.

9.     Marchio UKCA (al posto del marchio CE)

Il marchio UKCA (UK conformity assessed; valutazione di conformità UK) è il nuovo marchio usato per i beni immessi sul mercato di Inghilterra, Galles e Scozia per testimoniare che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo. Per l’Irlanda del Nord rimane necessaria la marcatura CE.

Esso coprirà molti dei beni sui quali precedentemente era apposto il marchio CE (ad es. giocattoli, elettrodomestici, ecc.)

Ad oggi i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione, utilizzati per dimostrare la conformità ed ottenere il marchio UKCA sembrano non differire dai loro corrispondenti richiesti per il marchio CE. In ogni caso, gli stock esistenti, vale a dire i beni prodotti pronti per essere immessi sul mercato britannico con marchio CE al 31 dicembre 2020,, potranno continuare ad essere venduti in Gran Bretagna sino a tutto il 2021.

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Ogni singola posizione richiede verifiche e analisi particolare, in base allo status della privativa e alle circostanze concrete. Al di qui e al di là della Manica.